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新专利法解读:一发明创造一专利原则及例外

分类:
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2012/12/17 20:21
【摘要】:
本所律师:朴正哲  所谓“一发明创造一专利”原则也称“专利不重复”原则,是指对于一项发明创造,只能向一个特定主体授予一次、一项专利权。这是民法中的公平原则在专利制度中的具体体现。我国在长期的专利实践中一直坚持这一原则,但修订前的《专利法》并未对此作出明确规定。此次修订,在第九条加以明确,即“同样的发明创造只能授予一项专利权”。由此,正式将“一发明创造一专利”原则作为我国专利制度的一项基本原则。  

  本所律师:朴正哲

  所谓“一发明创造一专利”原则也称“专利不重复”原则,是指对于一项发明创造,只能向一个特定主体授予一次、一项专利权。这是民法中的公平原则在专利制度中的具体体现。我国在长期的专利实践中一直坚持这一原则,但修订前的《专利法》并未对此作出明确规定。此次修订,在第九条加以明确,即“同样的发明创造只能授予一项专利权”。由此,正式将“一发明创造一专利”原则作为我国专利制度的一项基本原则。

  与此同时,新专利法对这一原则也做了例外规定,即“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”。

  做出上述例外规定,主要是基于如下考虑:首先,就一项产品的技术创新而言,当事人在提出专利申请时,依法拥有分别寻求发明或实用新型专利保护的选择权;其次,尽管发明专利的保护期较实用新型专利长,但由于其对客体创造性程度要求高,因而存在不被授权的风险,同时,发明专利申请的审查实行早期公开制度,一旦未获授权,再寻求实用新型专利授权已无可能。因此,为保险起见,当事人往往会就一项产品的创新同时申请发明和实用新型专利。第三,对当事人就同样的发明创造同时提出的发明和实用新型两项专利申请,如果都授予专利权,则不当地扩大了申请人的权利,有违公平原则和“一发明创造一专利”原则。因此,鉴于实用新型专利的法定保护期短于发明专利的保护期,新专利法规定先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。这既有利于尊重和维护申请人的专利申请选择权,也有利于维护公平的社会秩序,防止专利申请人通过专利权的重叠及其法定保护期的重叠不当地扩张自己的利益。

  需要指出的是,上述例外规定仅限于同日申请的情形,而对同一申请人在“不同日”对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情形则没有规定。实践的做法是只能通过优先权的规定获得保护,如果未要求优先权,则只能对先申请的专利授予专利权,以避免因不同日申请而导致专利保护期的延长。